Елена Беляева, Нина Васильева и Партнёры

Language 
Русский
Услуги
Регистрация интеллектуальной собственности
Товарный знак и знак обслуживания
Товарный знак и рынок Республики Беларусь

Рынок Республики Беларусь и товарный знак.


Товарный знак — это не только способ завоевания рынка, но и способ защиты бизнеса субъектом хозяйствования. Товарным знаком является далеко не каждое обозначение, наносимое на товары или используемое при реализации услуг. Что же должен учитывать каждый, кто желает выйти на рынок Республики Беларусь и удержаться на этом рынке.
Практика правовой охраны товарных знаков в Республике Беларусь, позволяет систематизировать все действующие в Республике Беларусь регистрации товарных знаков по следующим видам:
- товарный знак Республики Беларусь (национальная регистрация);
- международная регистрация товарного знака (в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков);
- общеизвестный товарный знак;
- коллективный знак.

Каждый из вышеперечисленных видов товарных знаков имеет свои правовые особенности.

Каковы особенности товарного знака Республики Беларусь (национальная регистрация).

Прежде всего, необходимо учитывать, что товарным знаком в Республике Беларусь может быть только обозначение (которое может быть представлено в графической форме), зарегистрированное в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь (далее — НЦИС). Только такое обозначение является товарным знаком, и его владелец может рядом с ним проставлять предупредительную маркировку в виде латинской буквы R или R в окружности, либо в виде словесных обозначений — «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак». Данные предупредительные маркировки указывают на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Республике Беларусь. За проставление таких предупредительных маркировок рядом с незарегистрированными на территории Республики Беларусь товарными знаками, прежде всего поставщик товара может понести наказание, вплоть до уголовного.

Основным нормативным правовым актом Республики Беларусь, который регулирует регистрацию и защиту товарного знака, является Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 05 февраля 1993 г. № 2181-XII (в редакции Законов Республики Беларусь от 2000-10-27 г. № 447-З, от 2002-07-24 г. № 134-З, 2004-01-05 г. № 268-З) (далее — Закон РБ).


В Законе РБ дано следующее определение товарного знака.

Товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) — обозначение, способствующее отличию товаров или услуг (далее — товары) одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц.

В Республике Беларусь владельцем товарного знака может быть любое лицо (например, в Российской Федерации владельцем товарного знака может быть только специальный субъект — лицо, занимающееся хозяйственной деятельностью, а именно юридическое или физическое лицо — индивидуальный предприниматель).

Какие действия необходимо осуществить, чтобы зарегистрировать товарный знак в Республике Беларусь.

В первую очередь необходимо установить, кто может подать заявку на регистрацию товарного знака в Республике Беларусь.
Заявка на товарный знак может быть подана:
- юридическим или физическим лицом Республики Беларусь (в том числе юридическим или физическим лицом Российской Федерации) (далее — заявитель) самостоятельно;
- патентным поверенным Республики Беларусь от лица заявителя;
- только патентным поверенным Республики Беларусь от лица заявителя, имеющего постоянное место нахождения или постоянное место жительства в иностранных государствах.

При подаче заявки на товарный знак мы рекомендуем действовать через патентного поверенного. Это поможет избежать многих ошибок при подаче заявки и регистрации товарного знака.
Перед подачей заявки следует выяснить через патентного поверенного, может ли обозначение вообще быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как не каждое обозначение регистрируется.

Затем рекомендуется провести исследование рынка товарных знаков в Республике Беларусь и провести поиск по базе данных товарных знаков Национального центра интеллектуальной собственности с целью выявления тождественных или сходных с обозначением товарных знаков. Поиск сходных до степени смешения или тождественных обозначению товарных знаков нужен для того, чтобы увеличить вероятность получения товарного знака.

При подаче заявки необходимо учитывать, что товарный знак регистрируется только для определенных товаров и услуг. В отношении товаров и услуг, которые не указаны в заявке, товарный знак не защищается и считается не зарегистрированным (исключая общеизвестный товарный знак, о котором будет сказано ниже). Все товары и услуги разбиты по 45 классам Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ). При подаче заявки указываются классы товаров или услуг, для которых испрашивается защита, и конкретные товары или услуги в этих классах. При проведении экспертизы, а также в любое время после регистрации товарного знака, его владелец может подать заявление о сокращении перечня товаров или услуг. Добавление в перечень товаров или услуг, которые не были указаны при подаче заявки, заявитель не может. Для это необходимо подавать совершенно новую и независимую от предыдущей, заявку.

За подачу заявки на регистрацию товарного знака и проведение экспертизы необходимо уплатить государственную пошлину. За каждый класс товаров или услуг свыше трех уплачивается дополнительная пошлина. После вынесения экспертизой решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака за регистрацию товарного знака и выдачу на него свидетельства также уплачивается пошлина. Размер государственной пошлины снижен для заявителей из Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. Такая позиция обусловлена двусторонними межправительственными соглашениями о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности.

Для того чтобы товарный знак был зарегистрирован, по нему должна быть проведена экспертиза.
Экспертиза включает предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.
Предварительная экспертиза проводится в течение двух месяцев с даты подачи заявки в НЦИС. В ходе проведения предварительной экспертизы проверяется комплектность и правильность оформления заявки, уплаты государственной пошлины.
Обращаем внимание, что при подаче заявки в ней необходимо правильно указывать полное наименование заявителя и его юридический адрес в соответствии с уставными документами (Ф. И.  О. и адрес прописки — для физического лица). Ошибка в указании наименования и адреса может привести к потере товарного знака в будущем.
Если заявка благополучно проходит предварительную экспертизу, то начинается экспертиза заявленного обозначения. Срок проведения экспертизы заявленного обозначения не установлен. Но в соответствии с практикой она составляет около двух лет.
В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается приоритет товарного знака, если он не был установлен при проведении предварительной экспертизы, и заявленное обозначение проверяется по абсолютным и относительным (иным) основаниям для отказа.

Приоритет может устанавливаться:
- по дате подачи заявки в НЦИС;
- по дате подачи первой заявки в стране — участнице Парижской Конвенции, если заявка поступила в НЦИС в течение шести месяцев с даты такой подачи;
- по дате открытого показа экспоната (на который помещен товарный знак) на официальных или официально признанных международных выставках в одном из государств — участнике Парижской конвенции, если заявка поступила в НЦИС в течение шести месяцев с даты показа;
- по дате приоритета международной заявки на регистрацию товарного знака, поданной в соответствии с международным договором.
Заявители, желающие воспользоваться правом приоритета, должны указать это в заявке при подаче или в течение двух месяцев после подачи, и приложить документы, подтверждающие возникновение права приоритета или представить указанные документы в течение трех месяцев после подачи заявки в НЦИС.

Начало экспертизы осуществляется с выявления абсолютных и относительных оснований для отказа.
Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака определены статьей 4 Закона РБ. Если заявленное обозначение соответствует хотя бы одному из оснований, то ему отказывается в регистрации в качестве товарного знака.

Например, в жалобе суду немецкая фирма указала, что Управлением экспертизы товарных знаков Государственного патентного комитета Республики Беларусь (ныне — Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь) было принято решение об отказе в регистрации в Республике Беларусь международного товарного знака «Прима» на том основании, что знак является описательным, так как указывает на качество товара.
Решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь фирме отказано в удовлетворении жалобы. Судебная коллегия в решении указала, сославшись на ряд толковых словарей русского и белорусского языков, что одним из значений слова «прима» называется — «высший сорт», в связи с чем, заявленному на регистрацию словесному обозначению «Прима», являющемуся описательным и действительно указывающим на качество товара, не могла быть предоставлена охрана на территории Республики Беларусь.
Правильным коллегия признала вывод Апелляционного совета и о потере заявленным к регистрации словесным обозначением «Прима» различительной способности в связи с его длительным использованием для маркировки сигарет как отечественными, так и зарубежными производителями и поставщиками сигарет. (Извлечение из данного дела опубликовано в журнале «Судовы веснiк», 2002 г., N 1, стр.45).

Прежде всего, заявителю следует оценить, соответствует ли заявляемое обозначение, требованиям, предъявляемым к товарному знаку. И, в первую очередь, определить, что может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. В Республике Беларусь правовая охрана предоставляется обозначениям, которые могут быть представлены в графической форме: словесные, включая имена собственные, буквенные, цифровые, изобразительные, сочетания цветов, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. Товарным знаком не могут быть так называемые экзотические товарные знаки, например, такие как обонятельные, осязательные, световые.
Например, в Российской федерации охрана предоставляется звуковым и обонятельным знакам, в Республике Беларусь таким знакам охране предоставлена не будет.

Например, в жалобе суду фирма «А» указала, что Управлением экспертизы товарных знаков, Государственного патентного комитета Республики Беларусь было принято решение об отказе в регистрации в Республике Беларусь международного товарного знака на том основании, что изображение прямоугольника зеленого цвета не обладает различительными признаками. В удовлетворении жалобы было отказано. В решении суд указал число основных цветов в палитре ограничено и заявителю не может быть предоставлено монопольное право на владение одним из основных цветов спектра. (Извлечение из данного дела опубликовано в журнале «Судовы веснiк», 2001 г., N 3, стр.43).
К данному решению следует добавить, что Закон РБ предоставляет охрану графическому обозначению, представляющему собой сочетание цветов.

Относительные (иные) основания, по которым эксперт может отказать в регистрации заявленному обозначению, определены в пункте 1 статьи 5 Закона РБ.
Отказ по относительным (иным) основаниям можно преодолеть при условии представления письменного согласия владельца сходного до степени смешения товарного знака. Как показывает практика, большинство решений об отказе принимается в связи с наличием схожих товарных знаков.
После вынесения экспертом решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и уплаты заявителем пошлины, товарный знак регистрируется в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь, и владельцу товарного знака выдается свидетельство на этот товарный знак.
Товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки в патентный орган, с возможностью продления действия регистрации каждый раз на десять лет по ходатайству владельца при условии уплаты государственной пошлины.

Хотим отметить, что по заявлению владельцем и при условии уплаты им государственной пошлины, регистрация товарного знака может быть разделена путем распределения товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

За период с 1992 по 2002 г.г. по Национальной процедуре в Республике Беларусь было зарегистрировано 16 404 товарных знаков [1, стр. 34].

Обжалование решения по заявке.

При проведении экспертизы, заявленному на регистрацию обозначению может быть отказано в регистрации.

Отказ на стадии предварительной экспертизы.

Если на стадии проведения предварительной экспертизы будет вынесено решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению, то заявитель имеет право в течение трех месяцев с даты получения решения подать жалобу в Апелляционный совет при НЦИС. Жалоба должна быть рассмотрена в течение четырех месяцев. В случае не удовлетворения жалобы Апелляционным советом, заявитель может в течение шести месяцев с даты получения решения подать жалобу на решение Апелляционного совета в судебную коллегию по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь (далее — Верховный Суд). Решение Верховного Суда является окончательным.

Отказ на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Заявитель имеет право подать ходатайство о проведении повторной экспертизы заявленного обозначения в течение трех месяцев с даты получения Решения экспертизы об отказе в регистрации товарного знака. Такое ходатайство должно быть рассмотрено в течение двух месяцев с даты получения ходатайства.
В случае не удовлетворения ходатайства, заявитель может действовать также как и в случае отказа на стадии предварительной экспертизы.

На начало 2003 года в Апелляционный совет поступили 182 жалобы и возражения, касающиеся отказа в регистрации товарного знака или признания регистрации товарного знака недействительной (источник информации: «Годовой отчет 2002», Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь, Мн., 2003 г., стр. 17 (далее — Годовой отчет)).

Что необходимо предпринять при международной регистрации товарного знака.

В Республике Беларусь существует еще одна возможность защитить свое обозначение в качестве товарного знака. Это — международная регистрация товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (далее Мадридское соглашение) и/или Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее Протокол).
Республика Беларусь является участницей Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.
Для того, чтобы получить международную регистрацию товарного знака, необходимо иметь зарегистрированный товарный знак (или поданную заявку на товарный знак в случае регистрации в соответствии с Протоколом) в какой либо стране, являющейся участницей Мадридского соглашения и/или Протокола. Затем следует подать через патентное ведомство указанной страны в Международное бюро интеллектуальной собственности (далее — Международное бюро) заявку на международную регистрацию товарного знака. В заявке необходимо указать Республику Беларусь в перечне стран, в которых испрашивается защита для международной регистрации. Если в течение года (в течение восемнадцати месяцев в случае регистрации в соответствии с Протоколом) в Международное бюро из НЦИС не поступит отказа в предоставлении защиты на территории Республики Беларусь международной регистрации товарного знака, то считается, что товарный знак, заявленный в качестве международной регистрации товарного знака, действует на территории Республики Беларусь, как если бы он был изначально зарегистрирован НЦИС.
Международная регистрация товарного знака, для которого испрашивается защита в Республике Беларусь, проходит в НЦИС экспертизу по абсолютным и относительным (иным) основаниям, и, в общем случае, к ней предъявляются такие же требования, что и к национальной регистрации.

За период с 1993. по 2002 г.г. по процедуре Мадридского соглашения в Республике Беларусь было зарегистрировано 41 649 товарных знаков (Годовой отчет, стр. 35).

В Республике Беларусь возможна регистрация коллективного знака.

Коллективным знаком является товарный знак объединения юридических лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых им товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками.

К заявке на коллективный товарный знак обязательно должно быть приложено Положение о коллективном знаке, которое должно содержать следующие условия:
- наименование лица, уполномоченного регистрировать коллективный знак;
- перечень лиц, имеющих право на использование этого знака;
- цель его регистрации;
- перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком, условия его использования; порядок контроля за его использованием;
- ответственность за нарушение Положения о коллективном знаке.

Коллективный знак или заявка на его регистрацию могут быть преобразованы соответственно в товарный знак одного из лиц, имевших право на его использование в соответствии с Положением о коллективном знаке, либо в заявку на его регистрацию.
Коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы другим лицам.
На практике зачастую коллективному знаку, который регистрируется в Республике Беларусь по процедуре Мадридского Соглашения и Протокола, отказывают в регистрации по причине отсутствия Положения о коллективном знаке или отказе заявителя оформить Положение в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Например, коллективным знакам № 663779 и 663787, заявленным на регистрацию в Республике Беларусь в соответствии с Мадридским Соглашением, было отказано в защите в Республике Беларусь по причине не соответствия представленного Устава коллективного знака требованиям законодательства Республики Беларусь.

Признание товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь.

Общеизвестным в Республике Беларусь товарным знаком является признанный таковым товарный знак, охраняемый на территории Республики Беларусь на основании государственной регистрации, либо товарный знак, охраняемый на территории Республики Беларусь без регистрации в силу международного договора Республики Беларусь.
Таким образом, общеизвестным может быть признан только зарегистрированный товарный знак (как по национальной процедуре, так и в силу международного договора, например Мадридского Соглашения или Протокола). Не зарегистрированное обозначение, даже если оно является известным в Республики Беларусь, не может быть признано в качестве общеизвестного товарного знака (в Российской Федерации может).

Общеизвестный в Республике Беларусь товарный знак защищается для всех товаров и услуг.
В Российской Федерации товарный знак защищается только для тех товаров и услуг, для которых был зарегистрирован товарный знак. Но в пункте 2 статьи 19 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (от 23.09.1992 г. № 3520-1; в ред. от 2002-12-11 г. № 166-ФЗ и с послед. Измен. От 2002-12-24 г. № 176-ФЗ) есть оговорка, что при признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы.
Положение о том, что общеизвестный товарный знак защищается для всех товаров и услуг, логически вытекает из понятия товарного знака, данного в Законе РБ (см. ниже), а именно товарный знак должен в первую очередь идентифицировать производителей товара или услуги. Поэтому общеизвестный товарный знак и будет в любом случае идентифицироваться со своим владельцем.
На текущую дату в перечне опубликованных общеизвестных товарных знаков Республики Беларусь значится один товарный знак «МИЛАВИЦА». Владелец знака — совместное предприятие ЗАО «Милавица».

Например, решение Апелляционного совета о признании общеизвестным товарным знаком словесного обозначения «SMIRNOFF» было отменено решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь. Судом было установлено, что сведения, на основании которых было вынесено решение о признании знака общеизвестным, не подтверждали факт известности именно на территории Республики Беларусь, а также на основании неправильного применения Апелляционным советом, норм, содержащихся в «Правилах признания товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь».

Использование товарного знака.

Для того чтобы не утратить права на товарный знак он должен использоваться для товаров и услуг, указанных в регистрации.
Действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых пяти лет после даты его регистрации в Реестре на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь, принятого по заявлению любого лица, поданному в период такого непрерывного неиспользования (в Российской Федерации — три года).
То есть, мотивом подачи заявления о прекращении действия регистрации товарного знака может быть только неиспользование непрерывно в течение любых пяти лет после регистрации товарного знака в Реестре. Из этого следует, что если собственник по истечении, например четырех лет после регистрации в Реестре выпустил партию товара маркированного данным товарным знаком, то после прекращения использования начинает течь новый пятилетний срок.
Следует отметить, что пятилетний срок неиспользования отсчитывается с момента его регистрации в Реестре, для международной регистрации — с даты указания территориального расширения на Республику Беларусь.
Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, или на их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республики Беларусь, при наличии уважительных причин не использования товарного знака на товарах или на упаковке.
Таким образом, главное требование использования товарного знака — товарный знак должен быть использован с товаром или услугой, для которых он зарегистрирован. Часто для предотвращения потери права на товарный знак из-за неиспользования владельцы выдают лицензии на него или даже уступают все права или часть прав, и указывают, что такие действия являются фактическим использованием товарного знака или приготовлением к использованию. Но, если в качестве приготовления к использованию, такие действия и могут быть признаны, то в качестве использования — нет. Так как заключение лицензионного договора не является использованием, оно лишь дает возможность лицензиату в будущем использовать товарный знак.
В настоящий момент во многих странах идет борьба с такими действиями. Например, во Франции сложилась достаточная судебная практика, которая не позволяет продлевать пятилетний срок неиспользования при уступке знака. Судьи исходят из того, что правопреемник не может иметь больше прав, чем его правопредшественник, так как новый владелец приобретает знак в том состоянии, в котором он находится, то есть с обременением и рисками, которые содержит приобретенный знак. По отношению к новым заявкам суды идут по пути исключения их из Реестра.

Существуют особенности подачи заявлений о досрочном прекращении действия товарного знака за неиспользование, которые сложились с учетом практики рассмотрения данных дел судебной коллегией по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь.

Например, фирма «А» заявила исковые требования о частичном досрочном прекращении действия на территории Республики Беларусь международных регистраций, принадлежащих другой фирме «B» и зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 20, 27, 28, 34, 35 и 42-го классов. В иске фирма «А» указала, что данные товарные знаки не используются в течении пяти лет. Судом было установлено, что ответчик действительно не использовал все шесть знаков в отношении всех заявленных товаров и услуг, а также то, что не было представлено доказательств неиспользования товарных знаков по уважительным причинам. Однако в решении судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь было указано, что истец, заявивший требования о досрочном, полном или частичном прекращении на территории Республики Беларусь действия международной регистрации товарного знака, должен доказать суду наличие правового интереса в разрешении спора в его пользу. На основании этого иск был удовлетворён частично и только для тех товаров, в отношении которых существовала запись в торговом реестре о соответствующих видах деятельности. (Извлечение из данного дела опубликовано в «Судовы веснiк», 2002 г., N 1, стр.45). Данное решение вызывает много вопросов, однако прецедент был создан.

В белорусском законодательстве нет специальной нормы, которая разделяла бы использование товарного знака на территории Республики Беларусь или за ее пределами для сохранения прав на товарный знак. Поэтому, при производстве какой либо продукции (с нанесением на нее товарного знака) исключительно на экспорт, фактически происходит использование товарного знака.
Каких бы то ни было условий использования не установлено. Фактически нужно просто использовать товарный знак хоть один раз.

Особенности использования коллективного знака.

Коллективный знак должен использоваться только на товарах, обладающих едиными качествами или иными общими характеристиками. Если данное условие выполнено не будет, то его действие может быть прекращено досрочно (полностью или частично) по решению Верховного Суда на основании заявления заинтересованного лица.
К заявке на коллективный знак прилагается Положение о коллективном товарном знаке, в котором определены условия его использования. Но общего критерия использования, которого следовало бы придерживаться при составлении Положения, нет. Исходя из логики закона, предоставляющего возможность преобразования коллективного знака в товарный знак, можно сделать вывод, что при рассмотрении вопросов использования коллективного знака будут применяться те же условия, что и к товарному знаку. Однако коллективный знак обременен специфической особенностью, а именно: коллективный товарный знак регистрируется для использования несколькими лицами одновременно. В данном случае возникает вопрос, который не урегулирован. Например, если коллективный знак зарегистрирован для пяти организаций, а использовала его в течение пяти лет только одна организация, то может ли быть аннулирован этот коллективный знак?

Передача (уступка) имущественных прав на товарный знак и предоставление разрешения на использование товарного знака (лицензия).

С 1993 на начало 2003 года НЦИС зарегистрировало 662 договора уступки имущественных прав на товарный знак, а также 211 лицензионных договоров, предоставляющих право использовать товарные знаки (Годовой отчет, стр. 40).

Передача (уступка) имущественных прав на товарный знак.

Право на товарный знак может быть уступлено владельцем товарного знака по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован этот товарный знак. В случае уступки, права на товарный знак переходят к новому владельцу полностью и окончательно. Старый владелец никакими правами на товарный знак больше располагать не будет.
При заключении договора уступки прав на товарный знак необходимо соблюдать следующие условия:
- уступка права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- договор уступки прав на товарный знак должен быть зарегистрирован в НЦИС и без такой регистрации считается недействительным для третьих лиц.
- право на коллективный товарный знак не может быть уступлено.
- уступка владельцем права на товарный знак осуществляется в пределах срока действия свидетельства на товарный знак.

В случае не соблюдения указанных условий договор уступки прав может быть признан ничтожным.

Необходимо отметить, что в договоре должны быть четко определены права, которые уступаются по договору. Права, которые в договоре не определены в качестве передаваемых, предполагаются непереданными.


Предоставление лицензии на использование товарного знака.

Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору для всех или части товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.
Предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору не означает потерю прав владельца на товарный знак, как при заключении договора уступки прав. Это означает лишь, что владелец предоставляет какому-то третьему лицу право (разрешение) использовать свой товарный знак (как правило, за вознаграждение).
Лицензия может быть исключительной, неисключительной и другой. Рассмотрим только исключительную и неисключительную.

Исключительная лицензия — владелец предоставляет третьему лицу право использования товарного знака на определенной территории определенное время, с сохранением за собой права использовать товарный знак в части не переданной третьему лицу, но без права выдачи лицензий другим лицам.
Неисключительная лицензия — владелец предоставляет третьему лицу право использования товарного знака на определенной территории определенное время, с сохранением за собой права использовать товарный знак в полном объеме и права выдачи лицензий другим лицам.

При заключении лицензионного договора необходимо соблюдать следующие условия:
- Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.
- Право на использование коллективного знака не может быть передано другим лицам.
- Договор уступки прав на товарный знак должен быть зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь, и без такой регистрации считается недействительным для третьих лиц.
- Предоставление лицензии на использование товарного знака осуществляются в пределах срока действия свидетельства на товарный знак.

Необходимо отметить, что в лицензионном договоре должны быть четко определены права, которые предоставляются по договору. Права, которые в договоре не определены в качестве передаваемых, предполагаются непереданными.

Признание регистрации товарного знака недействительной.

Существуют особые условия (указаны в статье 25 Закона РБ), при которых регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия или может быть признана недействительной полностью или частично в течение пяти лет с даты ее публикации в официальном бюллетене НЦИС.

Например, решением Апелляционного совета при Белгоспатенте в удовлетворении возражения английской фирме было отказано, ссылаясь, что товарный знак «Експрес» не схож до смешения с товарным знаком «STATE EXPRESS 555» в связи с наличием фонетического и визуального отличий.
В жалобе на решение Апелляционного совета при Белгоспатенте заявитель — английская фирма — указала, что Государственный патентный комитет Республики Беларусь предоставил правовую охрану на территории Республики Беларусь товарному знаку «Експрес» немецкой фирмы в отношении товаров 34-го класса по МКТУ. Считая действия Белгоспатента неправомерными, английская фирма подала возражение в Апелляционный совет при Белгоспатенте о признании недействительной на территории Республики Беларусь международной регистрации знака «Експрес» в связи с тем, что данная регистрация нарушает исключительные права фирмы, так как она имеет на территории Республики Беларусь более раннюю регистрацию товарного знака «STATE EXPRESS 555» также в отношении товаров 34-го класса по МКТУ, — и зарегистрированный знак немецкой фирмы схож с ним до смешения, что введет потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.
Судом в ходе судебного разбирательства было установлено, что товарные знаки «Експрес» и «STATE EXPRESS 555» сходны до степени смешения, так как фонетическое сходство и семантическая тождественность слова «Експрес», написанного кириллицей, и слова «EXPRESS», написанного латиницей, преобладают над небольшим различием в их начертании, в результате чего у потребителя может сложиться впечатление, что товары, маркируемые указанными знаками, представляют собой товары одного и того же производителя. Решение Апелляционного совета при Белгоспатенте было отменено. Международная регистрация товарного знака «Експрес» немецкой фирмы была признана недействительной.

Прекращение действия регистрации товарного знака.

Что касается прекращения действия регистрации товарного знака, то в основном эта процедура определяется сходными нормами права.
На 2002 год прекратило действовать 10 товарных знаков, зарегистрированных по национальной процедуре, и 333 товарных знака, зарегистрированных по процедуре Мадридского Соглашения (Годовой отчет, стр. 33).

Нарушение прав на товарный знак и ответственность.

В первую очередь необходимо отметить, что владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак без разрешения его владельца.
Следующие действия признаются нарушением прав владельца товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь.
Нарушитель исключительных прав владельца товарного знака может понести наказание в соответствии:
- с нормами гражданского права;
- нормами административного права;
- нормами уголовного права.
Наказание в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь может быть применено только в том случае, если в течение года к нарушителю было применено административное взыскание за такие же действия.

Например, общество с дополнительной ответственностью в заявлении суду указало, что является владельцем двух товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 16-го класса МКТУ. В нарушение исключительных прав владельца товарного знака совместное предприятие осуществляло использование одного из товарных знаков, воспроизводя его дословно, графически и по цвету (красный) в названии издаваемого периодического издания — газеты бесплатных объявлений, учредителем которой является, без заключения лицензионного договора либо договора об уступке права на товарный знак. Истец просил суд взыскать с ответчика в его, истца, пользу штраф в размере стоимости сотого номера тиража газеты и осуществить возврат уплаченной за подачу искового заявления государственной пошлины.
Судом было установлено, что ответчик допустил нарушение прав владельца товарного знака, которое выражалось в несанкционированной продаже сотого тиража газеты. В связи с чем решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда от 19 июня 2001 г. с него в пользу истца был взыскан штраф в размере стоимости тиража сотого номера газеты.
При этом суд признал несостоятельными и противоречащими ст.3 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках (знаках обслуживания) «доводы представителей истца, что, несмотря на наличие данного истцом ответчику разрешения на использование товарного знака, санкционированным и правомерным может считаться использование товарного знака лишь в рамках заключенных лицензионного договора либо договора об уступке права на товарный знак, поскольку правомерным признается использование знака при наличии согласия и разрешения самого владельца. (Судовы веснiк, 2001 г., N 4, стр.46 Извлечение).

Например, в заявлении суду истец СП ЗАО «Милавица» указал, что предприниматель, имеющий торговую точку на территории одного из минских рынков, предлагает к продаже изделия женского белья, не являющихся продукцией СП, с навесными и вшитыми ярлыками, на которых изображен комбинированный товарный знак «MOLAVITSA», владельцем которого является истец. Истец просил взыскать с ответчика штраф, в размере стоимости предлагаемой к продаже продукции.
Судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда заявленные требования были удовлетворены в полном объеме. При этом было указано, что предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является элементом введения товара в гражданский оборот и представляет собой самостоятельное нарушение исключительных прав владельца товарного знака.

Применение предупредительной маркировки о том, что товарный знак зарегистрирован (то есть проставление рядом с товарным знаком предупредительной маркировки в виде латинской буквы R или R в окружности либо словесных обозначений «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак») с обозначением, которое не зарегистрировано в Республике Беларусь в качестве товарного знака, наказывается аналогично незаконному использованию товарного знака.

© Патентное бюро «Елена Н. Беляева. 2004.

Контактные данные

"Елена Беляева, Нина Васильева и партнеры" ООО
пл.Свободы 23, офис 55, а/я 148 220030 Минск, Беларусь

Режим работы:
Пн-чт 9.00 – 18.00
Пт 9.00 – 15.00

Телефон/факс:+375 17 327 17 90
Телефон/факс:+375 17 327 05 30
E-mail: office@bvpatent.by